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최종편집2022-09-27 19:59 (화) 기사제보 구독신청
중국 상표 확보, 서두를수록 좋다
중국 상표 확보, 서두를수록 좋다
  • 정종국 법무법인 케이씨엘 변호사
  • 승인 2015.01.09 16:52
  • 댓글 0
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[알아두면 좋은 法]
▲ 정종국 법무법인 케이씨엘 변호사
-서울대학교 법과대학(1995, 학사)
-제41회 사법시험(1999)
-전문분야 : 상표, 부정경쟁행위, 저작권 등

미국의 거대 IT 기업인 애플은 ‘매킨토시’, ‘아이맥’, ‘아이팟’, ‘아이폰’, ‘아이패드’로 이어지는 일련의 혁신적인 제품을 통해 IT 제품의 새로운 영역을 개척해 온 것으로 유명하지만, 최근 들어서는 특허, 상표, 디자인 등으로 대변되는 지식재산권의 중요성을 새삼 일깨워 주는 역할도 하고 있다. 

스마트폰과 관련해 한국의 대표 기업 중 하나인 삼성전자와 미국, 한국을 비롯한 전세계 각국에서 소송을 진행함으로써 관련 기업들은 물론 소비자들까지도 디자인과 특허의 중요성에 대해 새삼 인식하게 하는 역할을 하고 있다. 또한, 애플은 중국에서 ‘IPAD’ 상표를 확보하기 위해, 그 상표를 선점한 선전프로뷰테크놀로지(대만 기업의 중국 내 자회사)에 6,000만 달러(한화 약 687억원)라는 거액을 지급함으로써, 상표 확보의 중요성, 특히 중국에서의 상표 확보의 중요성에 대해 새삼 인식하게 하는 역할도 했다.

악의적 상표 선점자 조심하고 신뢰있는 상표 대리인 선정 중요

실제로 중국에서는 해외에서 알려진 상표를 선점해 두었다가, 해당 업체가 중국에 진출하려고 할 때 높은 가격에 양도하려는 사례가 적지 않게 일어나고 있다(다만 ‘IPAD’ 상표의 경우 선전프로뷰테크놀로지의 악의적인 선점이라고만 볼 수는 없는 사정이 있었다). 최근에도 ‘자동차 업계의 애플’이라 불릴 정도로 혁신적인 제품으로 유명한 미국 기업 테슬라의 상표 ‘TESLA’를 선점한 중국인이 테슬라를 상대로 2,394만 위안(한화 약 43억원)의 손해를 배상하라는 소송을 제기해 합의로 종결된 바 있다. 버버리, 퀄컴 등 다수의 기업이 중국내 상표와 관련해 분쟁을 치른 것으로 알려져 있다. 
중국 내에서 상표 확보를 위해 어려움을 겪는 사례는 우리나라 기업들도 결코 예외가 아니다. 특히 우리나라는 중국과 지리적으로 인접해 있을 뿐만 아니라 이른바 ‘한류’ 열풍으로 인해 한국의 드라마, 영화와 같은 콘텐츠가 거의 실시간으로 중국에 전파되고 있고, 최근 한국을 방문하는 중국인 관광객들이 급증하고 있는데, 그와 함께 중국 시장에 아직 진출하지 않은 한국 기업의 상표도 중국인들에게 노출되고 있으며, 중국 내에서 미처 상표를 확보하지 못한 한국 기업의 상표가 악의적인 상표 선점자의 표적이 되고 있는 것이다.
이처럼, 중국 시장에 아직 진출하지 않은 기업의 상표도 악의적인 상표 선점자의 표적이 되고 있으므로, 언젠가 중국에 진출할 것을 염두에 두고 있는 기업이라면 중국에서의 상표 확보를 가능한 한 서두르는 것이 바람직하다. 
중국에서의 상표 등록 절차는 우리나라와 큰 차이가 없는데, ‘출원-심사-공고-등록’의 절차를 거치게 되며, 아무런 문제 없이 진행될 경우 출원에서 등록까지 1년 내지 1년 6개월 정도가 소요된다. 2014년 5월 1일부터는 개정 상표법이 시행되고 있는데, 개정 상표법은 출원 심사를 9개월 내에 완료하도록 규정하고 있으므로, 앞으로 출원에서 등록까지 소요되는 기간이 단축될 것으로 기대된다. 
외국인이 중국내 상표 등록 출원을 직접 할 수는 없고, 중국내 상표 대리인을 통해 진행하게 되는데, 중국내 상표 대리인은 일정한 자격 시험을 거치는 특허 대리인과는 달리 특별히 자격 시험을 거치지 않기 때문에, 신뢰할 수 있는 상표 대리인을 선정할 필요가 있다. 한국의 로펌 등은 다수의 중국내 상표 대리인과 지속적으로 업무를 하고 있기 때문에, 중국내 상표 대리인은 한국의 로펌 등을 통해 적절한 대리인으로 선임하는 것이 일반적이다.

유명 상표 아니면 제3자의 상표 선점 저지 쉽지 않아

그러면, 중국에 상표 등록 출원을 하려고 하는데, 악의적인 상표 선점자가 이미 선점한 상태라면 어떻게 해야 하는가? 제3자가 악의적으로 출원 또는 등록한 상표에 대해 취할 수 있는 조치로는 이의신청(공고중인 상표), 무효심판(등록된 상표), 불사용 취소심판(등록된 상표)을 생각할 수 있다. 
우선 출원된 상표에 대해 등록을 거절할 이유가 발견되지 않으면 해당 상표는 3개월간 ‘상표공고’라는 관보에 공고되는데, 해당 상표의 등록에 대해 이의가 있는 제3자는 공고 기간 내에 ‘이의신청’을 제기할 수 있다. 해당 상표보다 앞서 중국에 상표를 등록해 둔 경우라면 출원일이 앞서는 상표를 근거로 하여 이의신청을 제기할 수 있겠지만, 출원일이 앞서는 상표를 보유하고 있지 않다면 다른 근거를 찾아야 한다. 
중국 시장에 이미 진출했거나 직접 진출하지 않았다고 하더라도 상품이 대리상 등을 통해 유통되어 상표가 중국에서 어느 정도 알려져 있는 경우라면 이를 근거로 이의신청을 제기할 수 있는데, 이 경우는 중국에서 상표가 알려져 있다는 점을 입증할 수 있는 자료(매출액, 광고비 지출액, 광고 사례 등)를 어느 정도 제출할 수 있는지가 관건이 된다. 우리나라 상표법의 경우 해외에서만 알려져 있는 상표라 하더라도 이를 근거로 제3자의 상표 등록을 저지할 수 있지만(제7조 제1항 제12호), 중국은 이에 해당하는 규정이 아직 마련되어 있지 않으므로, 중국에서 어느 정도 알려진 상표가 아니라면 제3자의 상표 선점을 막는 것은 사실상 어려운 실정이다.
다음으로 이미 등록된 제3자의 상표에 대해서는 ‘무효심판’을 제기할 수 있는데, 그 근거는 이의신청의 근거와 거의 같으며, 중국에서 알려진 상표임을 근거로 하는 경우 그러한 사정을 얼마나 입증할 수 있느냐가 관건이 된다는 점도 같다. 다만 제3자의 상표가 등록된 날로부터 5년이 경과하면 무효심판을 제기할 수 없게 되는 경우가 있으므로, 신속하게 조치를 취하는 것이 필요함을 유의하여야 한다.
나아가, 상표를 등록한 후 3년 이상 사용하지 않는 경우에는 ‘불사용 취소심판’의 대상이 된다. 악의적인 상표 선점자의 경우 개인인 경우가 많고 실제로 사용할 의도가 없는 것이 보통이므로, 등록된 지 3년이 경과한 상표라면 불사용 취소심판이 상당히 유용한 수단이 될 수 있다. 
이상에서 중국에서의 상표 확보에 대해 간략하게 살펴 보았다. 중국이 이른바 ‘세계의 공장’ 역할로부터 거대한 내수 시장으로 변화해 가고 있는 시점에서 한국 기업들에게 중국 시장이 갖는 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않을 것이다. 그러나, 애플의 사례에서 보는 바와 같이, 중국 시장에 진출하기 위해 불필요한 비용과 시간을 투입해야 한다면, 중국 시장 진출에 크나큰 장애가 될 것이다. 그런 의미에서 마지막으로 다시 한번 강조하고자 한다. ‘중국 상표 확보, 서두르면 서두를수록 좋다’.

인사이트코리아, INSIGHTKOREA

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